详解专利优先权 | 同说知产
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优先权是专利制度中的重要概念，于1883年3月20日签订的《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）中首次提出，具体是指申请人在一个成员国首次提出申请后，在一定期限内就同一主题在其他成员国提出申请的，在后申请视为是在首次申请的申请日提出。
作为《巴黎公约》成员国，我国《专利法》中设置了外国优先权及本国优先权两种制度。《专利法》（2020年版）第二十九条规定：申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起12个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起6个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权【外国优先权】。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内（相较于2008年版《专利法》，新增了外观设计的本国优先权），又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权【本国优先权】。《专利法实施细则》、《专利审查指南》进一步细化了以上规定。同时，《专利审查指南》（2010版）在第一部分第一章第6.2节规定“申请人要求优先权应当符合专利法第二十九条、第三十条、专利法实施细则第三十一条、第三十二条以及巴黎公约的有关规定”，由此可见，《巴黎公约》第4条关于优先权的规定在我国可以直接适用。
本文包括专利优先权的客体类型、期限、作为优先权基础的首次申请、相同主题判断、部分优先权与多项优先权、外观设计优先权，共六部分内容，其中对于颇具争议的内容通过案例进行详解。
客体类型
《巴黎公约》第4条A款规定了专利（patent）、实用新型(utilitymodel)、工业品外观设计(industrial design)三种专利领域中的优先权客体（分别对应于我国专利制度中的发明、实用新型与外观设计）。
享有优先权的总体原则是在后申请的客体应当与作为优先权基础的首次申请的客体相同。但是《巴黎公约》第4条E款也做了一些灵活规定：向一个成员国提交一份外观设计申请，要求以一份实用新型为基础获得优先权的，优先权期限应当与以外观设计为基础要求优先权相同。允许在一个成员国提出一份实用新型申请，要求以专利申请为基础获得优先权，反之亦然。
需要注意的是，对于实用新型和专利，《巴黎公约》中规定了“反之亦然”，即它们可以互为优先权基础，但是对于外观设计和实用新型，并未规定“反之亦然”。这其实很容易理解，以我国为例，《专利法》第二条规定“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”。实用新型专利文本中含有外观设计所保护的产品形状，提供有相关附图，但是外观设计专利文本中仅有图片/照片和简要说明，并不含有实用新型所保护的适于实用的新的技术方案，因此，实用新型不能以外观设计为基础获得优先权。
具体到我国，《专利法实施细则》（2010年版）第三十二条第二款规定“申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。”上述规定未涉及外观设计，而且也仅提及本国优先权。但如前所述，《专利法》（2020年版）新增了外观设计的本国优先权，配套的《专利法实施细则》（征求意见稿）第三十二条第二款已修改为：“发明或者实用新型专利申请的申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。外观设计专利申请的申请人要求本国优先权，在先申请是发明或者实用新型专利申请的，可以就附图显示的相同主题提出外观设计专利申请；在先申请是外观设计专利申请的，可以就相同主题提出外观设计专利申请……”。以上直接回答了外观设计优先权的问题，也明确了发明专利申请可以作为外观设计优先权的基础（《巴黎公约》未涉及这一点），至于外国优先权，则可以直接适用《巴黎公约》第4条的规定。
期限
《专利法》第二十九条规定了优先权的期限，对于发明和实用新型专利申请，自优先权日起12个月；对于外观设计专利申请，自优先权日起6个月。《巴黎公约》还规定了“向一个成员国提交一份外观设计申请，要求以一份实用新型为基础获得优先权的，优先权期限应当与以外观设计为基础要求优先权相同”。
对于上述优先权期限，还需要明确起止日期。《巴黎公约》第4条C款规定：这些期间应自第一次申请的申请日开始；申请日不应计入期间之内。如果期间的最后一日在请求保护地国家是法定假日或者是主管局不接受申请的日子，期间应延至其后的第一个工作日。在我国，无论是《专利法》还是《专利法实施细则》，并没有针对优先权期限的起止日期做详细规定，但《专利法实施细则》第五条规定了针对时间期限的一般原则：“专利法和本细则规定的各种期限的第一日不计算在期限内。期限以年或者月计算的，以其最后一月的相应日为期限届满日；该月无相应日的，以该月最后一日为期限届满日；期限届满日是法定休假日的，以休假日后的第一个工作日为期限届满日”。《专利法实施细则》第五条作为一般性的规定，优先权期限也应当遵守。
作为优先权基础的首次申请
作为优先权基础的首次申请，顾名思义，其应当是“首次”。《巴黎公约》第4条A款规定“与正规的国家申请相当的任何申请，应被承认为产生优先权。其中，正规的国家申请是指在有关国家中足以确定提出申请日期的任何申请，而不问该申请以后的结局如何。”这意味着，作为优先权基础的申请，除了应是“首次”，还应是“正规”申请。我国《专利审查指南》（2010年版）第二部分第三章第4.1.1节规定：“享有外国优先权的发明创造与外国首次申请审批的最终结果无关，只要该首次申请在有关国家或政府间组织中获得确定的申请日，就可作为要求外国优先权的基础”。根据上述规定，在“有关国家或政府间组织中获得确定的申请日”的申请即认为是“正规”的申请。
关于“首次”，《巴黎公约》第4条C款第（4）项规定：“在本联盟同一国家内就第(2)项所称的以前第一次申请同样的主题所提出的后一申请，如果在提出该申请时前一申请已被撤回、放弃或拒绝，没有提供公众阅览，也没有遗留任何权利，而且如果前一申请还没有成为要求优先权的基础，应认为是第一次申请，其申请日应为优先权期间的开始日。在这以后，前一申请不得作为要求优先权的基础”。将《巴黎公约》关于“首次申请”的其他规定与以上“破格”条款结合，如满足如下六个条件，在后申请可以“破格”为首次申请：①在后申请与首次申请针对相同的主题；②在后申请与首次申请在同一成员国提出；③在后申请在首次申请之后的12个月或6个月之内提出；④在提出在后申请之前，首次申请已经撤回、放弃或者驳回，没有供公众阅览，也没有遗留任何权利；⑤首次申请尚未被用作过要求优先权的基础；⑥在首次申请和在后申请之间的时间间隔中，该申请人也没有向其他成员国提出过申请。由于上述条件非常苛刻，实践中很难遇到“破格”的情况。
我国《专利审查指南》（2010年版）第二部分第八章第4.6.2节记载了三项优先权核实内容：(1)作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题；(2)该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请；(3)在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内。由此可见，“首次”属于必要条件，只不过在大部分案件中，关注焦点都在于“相同主题”的判断，很少从“首次”的角度去考虑。如果能够证明作为优先权基础的在先申请并非“首次”公开“相同主题”，那么该在先申请就不能作为要求优先权的基础，案涉专利将不能享有优先权。为此，《专利审查指南》（2010年版）第二部分第八章第4.6.2节还专门举了一个例子：一件申请Ａ以申请人的另一件在先申请Ｂ为基础要求优先权，在对申请Ａ进行检索时审查员找到了该申请人的又一件在申请Ａ的申请日和优先权日之间公布的专利申请文件或公告的专利文件Ｃ，文件Ｃ中已公开了申请Ａ的主题，且文件Ｃ的申请日早于申请Ａ的优先权日，即早于申请Ｂ的申请日，因此可以确定在先申请Ｂ并不是该申请人提出的记载了申请Ａ的相同主题的首次申请，因此申请Ａ不能要求以在先申请Ｂ的申请日为优先权日。”
对“首次申请”的核实，最为典型的案例是武田制药阿格列汀系列专利无效案，具体涉及ZL200680042417.8（母案）、ZL201210399309.3（分案）、ZL201210332271.8（分案）三件专利。在该系列案件中，三件专利的申请日相同，并都要求享有US60/717558和US60/747273的优先权。无效请求人提交了证据4（WO2005/095381），证据4是专利权人于涉案专利最早优先权日之前提交、在最早优先权日和申请日之间公开的专利申请。请求人主张证据4已记载了与涉案专利相同主题的发明，作为涉案专利优先权基础的在先申请并非首次申请，涉案专利的优先权不成立，由此涉案专利的权利要求相对于证据4不具备新颖性。最终，专利复审委员会（现为复审与无效审理部，下同）认为证据4记载了与两分案相同的技术方案（相同主题的判断将在下面详细论述），宣告两专利无效。之后武田制药提起了行政诉讼，2020年10月26日北京知识产权法院针对ZL201210399309.3、ZL201210332271.8两件专利相关的行政纠纷案作出一审判决（(2019)京73行初9748号、(2019)京73行初9751号），维持了专利复审委员会的无效决定。
“相同主题”的判断
“相同主题”的判断是优先权制度中的重点和难点。
什么是“主题”？《专利审查指南》（2010年版）第二部分第八章第4.6.2节规定“进行上述第(1)项核实，即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件(说明书和权利要求书，不包括摘要)中。为此，审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究，只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题”。简言之，对在后申请来说，所谓“主题”是指在后申请的各项权利要求所要求保护的技术方案。对在先申请来说，所谓“主题”是指在先申请整个申请文件所公开的内容，其中包括说明书、附图和权利要求书。
什么是“相同”？《专利审查指南》（2010年版）第二部分第三章第4.1.2节规定“专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型”。看到上述定义，很容易联想到发明或实用新型的新颖性判断标准。《专利审查指南》（2010年版）第二部分第三章第3.1节规定“如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或实用新型”。优先权中是“相同”，新颖性中是“实质上相同”，笔者认为，这可以明显看出优先权判断中要求更为严格，其排除了新颖性判断中被视为“同样的发明或实用新型”的“上位概念和下位概念”、“惯用手段的直接置换”和“数值范围交叉或部分重叠”等情况。
根据《专利审查指南》（2010年版）第二部分第八章第4.6.2节：如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。”“直接和毫无疑义地得出”是修改超范围相关规定中的典型用语，而审查实践中，判断基准也确实是参照《专利审查指南》关于“对权利要求的修改是否超范围”的实质要求来进行。
考虑到“相同主题”的重要性，下面结合几个具体案例进一步进行说明。
【(2019)京73行初7334号】
被诉决定系专利复审委员会针对双升公司就长生公司拥有的专利号为03143332.4，名称为“治疗妇科疾病的栓剂及其制备工艺”的发明专利（以下简称本专利）所提无效请求作出的。本专利权利要求1请求保护一种治疗妇科疾病的栓剂，其特征在于：其由下述原料制成：苦参200～1000g，百部100～500g，蛇床子100～500g，仙鹤草100～500g，紫珠100～500g，白矾5～20g，硼酸10～100g，冰片5～20g，樟脑5～20g，加甘油明胶基质制成。
证据13为本专利作为优先权基础的在先申请，其公开了一种治疗妇科疾病的栓剂，其特征在于：其组分用量为：苦参200～1000g，百部100～500g，蛇床子100～500g，仙鹤草100～500g，紫珠100～500g，白矾5～20g，硼酸10～100g，冰片5～20g，樟脑5～20g，加甘油明胶基质制成。
双升公司认为本专利的权利要求1将优先权文本中的“其组分用量为”修改为“由下述原料制成”，其他技术特征未做修改。优先权文本中的组分是指产品的直接组成部分，本专利中的“由下述原料制成”，是指采用下述原料制备而成，该原料并非栓剂的直接组成部分。在二者并不相同的情况下，本专利权利要求1与优先权文本中的技术方案并不相同，并且双升公司表示存在将上述中药材打粉处理后制作栓剂的可能。
优先权中所谓的相同，并不意味文字记载和叙述方式完全一致，而应该以本领域技术人员的角度去判断是否相同。就本案而言，优先权文本中采用的表述为“其组分用量为”，因该组分是“一种治疗妇科疾病的栓剂”的组分，而该技术方案中的各种组分是中药材，上述中药材如果不经处理基本上无法直接制作栓剂，因此，本领域技术人员不会将上述组分理解为栓剂的直接组成部分，而会将其理解为制备栓剂的原料。该案件中，北京知识产权法院基本也持上述观点，最终驳回了原告贵州双升制药有限公司的诉讼请求。
【(2018)京73行初8004号】
被诉决定系专利复审委员会针对方笑就富特姆公司拥有的专利号为201080016105.6、名称为“一种改进的雾化电子烟”的发明专利（以下简称本专利）提出的无效宣告请求所作出的。本专利权利要求1请求保护一种改进的雾化电子烟，包括电源装置(1)、传感器(2)、电加热体和包括纤维材料的储液部件(3)，还包括容置上述各部件的壳体，所述壳体上开有辅助进气孔(4)，壳体的一端设有吸气口……。
作为优先权基础的在先申请记载了“所述储液部件（3）采用微孔陶瓷、泡沫陶瓷、天然纤维、人造纤维、或泡沫金属材料制成”，“在壳体上靠近传感器（2）的区域开有辅助进气孔”。
该案的争议焦点是将储液部件的相关内容概括为“包括纤维材料的储液部件”，将“在壳体上靠近传感器（2）的区域开有辅助进气孔”概括为“壳体上开有辅助进气孔(4)”，是否仍然能够享有优先权。
实践中，在后申请对在先申请进行上位概括以谋求更大的保护范围是很常见的，但是正如前所述，在后申请是否享有优先权的判断基准是参照《专利审查指南》关于“对权利要求的修改是否超范围”的实质要求来进行。在修改超范围的严格标准下，“上位概括”是很难获得支持的。就本案而言，在先申请仅明确记载了储液部件由天然纤维或人造纤维，或者微孔陶瓷等单一材料制成的情况，并未明确记载储液部件可由包括纤维材料和其它形式的材料共同构成。在先申请仅记载了在壳体上靠近传感器（2）的区域开有辅助进气孔（4）的技术方案，相对而言，本专利权利要求1中的“所述壳体上开有辅助进气孔（4）”并没有限定开设在壳体上靠近传感器（2）的区域，权利要求1的技术方案还包括在远离传感器的区域上开设辅助进气孔的情况。因此，修改的内容不能从在先申请中直接、毫无疑义地得出。最终，法院驳回了原告富特姆控股第一有限公司的诉讼请求。
【(2017)京73行初9107号】
被诉决定系专利复审委员会针对江苏恒瑞公司就上海宣创公司拥有的专利号为201510398190.1、名称为“烟酰胺类衍生物的甲磺酸盐A晶型及其制备方法和应用”的发明专利（以下简称本专利）提出的无效宣告请求所作出的。
本案中，上海宣创公司认为，本专利优先权文本公开了阿帕替尼甲磺酸盐晶型A的制备、确认及效果，其与本专利的晶型A完全一样。本专利与优先权是相同主题的同一发明，通过晶型A的XRPD指纹图谱已经能够确认本专利的晶型A，包括其一水合物的性质，二者属于相同主题的发明，可以享有优先权。而专利复审委员会及江苏恒瑞公司均认为，权利要求3保护的技术方案并未在优先权文件中记载，根据优先权文本记载的信息，无法得到其晶体为一水合物甲磺酸盐的技术内容，尽管对于化合物晶体而言XRPD图谱通常具有指纹性，但是在水合物的场合，具有相同XRPD衍射峰的水合物晶体并不必然具有相同的水含量并属于相同的水合物，且所述水含量范围与一水合物并非一一对应，本专利权利要求3的“一水合甲磺酸盐”与实施例具体制备的晶型并非是等价的。因此，权利要求3不能享受优先权。
优先权制度是为方便专利申请人在不同国家和地区申请专利提供便利的程序性设计，必须受先申请原则的限制，在优先权日以后所作的任何改进，包括扩大保护范围和增加新的技术特征等，都不能享受在先申请的优先权，以避免这一制度为申请人带来不应有的利益，损害社会公众利益。就本案而言，本专利权利要求3相对于优先权文件增加了关于“一水合甲磺酸盐”的内容。“一水合甲磺酸盐”是指每1摩尔甲磺酸盐含有1摩尔水，其含水量是确定的一个具体点值，根据甲磺酸阿帕替尼分子量为493.58可计算出一水合甲磺酸盐的含水量应为18／(493.58＋18)≈3.52%，权利要求3限定为“一水合甲磺酸盐”相当于是在证据1（在先申请）的基础上进一步限定了具体的含水量，但是证据1中并未记载具有该含水量的甲磺酸盐晶体，证据1实施例1-3所制得晶体的含水量均与之存在较大差异，因此“一水合甲磺酸盐”属于在证据1的基础上新增加的技术内容。由于非化学计量类水合物是本领域中常见现象，证据1中的含水量范围与一水合物并非唯一对应关系，本专利权利要求3将不明确的比例关系限定为明确的比例关系，不属于从证据1记载的内容中能够直接、毫无疑义得到的技术内容。最终，法院认定权利要求3不能享受在先申请证据1的优先权。
【(2019)京73行初9748号】、【(2019)京73行初9751号】
回到前面已提及的武田制药阿格列汀系列专利无效案。该案的关键点在于：三件专利（一件母案，两件分案）的优先权基础是否为“首次”申请，如证据4（涉案专利最早优先权日之前提交、在最早优先权日和申请日之间公开的专利申请）为首次申请，则三件专利不享有其主张的US60/717558和US60/747273两项专利的优先权。因此，判断要点成为：证据4是否与三件专利属于相同主题（隐含的逻辑是：如果属于，则证据4为首次申请，专利权人主张的优先权基础因不是首次申请而不成立）。
ZL200680042417.8（母案）权利要求1请求保护配制成单剂量形式的药物组合物，其中该单剂量形式含有5毫克和250毫克之间的化合物I，化合物I具有下式结构：
ZL201210399309.3（分案）权利要求1请求保护化合物I在制备药物组合物中的用途，所述药物组合物通过口服给予日剂量为5毫克至250毫克的化合物I用于治疗II型糖尿病，其中化合物I具有下式结构（结构式同上）。
ZL201210332271.8（分案）权利要求1请求保护药物组合物，其包含具有下式结构的化合物I（结构式同上）和药学上可接受的载体，其中化合物I以药学上可接受的盐或游离碱的形式存在，并且以5毫克至250毫克的日剂量给药。
证据4（WO2005/095381，涉案专利最早优先权日之前提交的在先申请）从整体上给出了化合物I或其可药用盐是选择性DPP-IV抑制剂、能用于治疗包括糖尿病在内的相关疾病，且可以添加辅料制备成适用于口服给药的药物组合物的技术内容，但其并未公开单剂量/日剂量形式含有5毫克和250毫克之间的化合物I。
对于两件分案，北京知识产权法院认为“日剂量为5毫克至250毫克”属于用药特征，其仅体现于医生的用药过程，对于药物的组成和结构没有限定作用，也不会对制药用途权利要求中涉及的药物制备过程特征或适应症特征产生限定作用，因此对保护范围没有实质影响。法院最终认定“证据4构成本专利保护方案的相同主题的首次申请，本专利权利要求1不能享有两件在先申请的优先权”（与专利复审委员会的观点相同）。
对于母案（截止2021年6月13日，并未检索到该案的诉讼信息），无效程序中，合议组认为权利要求1中限定的“单剂量形式”是一种产品限定而非给药方法，其区别于包含多个剂量适合多次给药的多剂量形式的产品，因此，证据4没有披露与本专利权利要求1相同的主题，不能影响权利要求1享有的优先权。
以上决定涉及了关于医药用途发明的一项特殊规定。《专利审查指南》（2010年版）第二部分第十章第5.4节规定“对于涉及化学产品的医药用途发明，其新颖性审查应考虑以下方面：（4）给药对象、给药方式、途径、用量及时间间隔等与使用有关的特征是否对制药过程具有限定作用。仅仅体现在用药过程中的区别特征不能使该用途具有新颖性。”
阿格列汀系列专利无效案还有一个值得探讨的地方，即在后申请增加新的实验数据对优先权的影响。该案中，证据4的说明书中记载了本发明化合物表现出选择性DPP-4抑制活性，对DPP-4的表观抑制常数（Ki）在约10-9M至约10-5M的范围内。ZL200680042417.8（母案）及ZL201210399309.3（分案）、ZL201210332271.8（分案）说明书中除了验证DPP-4抑制活性外，还进一步针对新诊断的II型糖尿病患者展开临床试验，使用本发明化合物的三个剂量水平进行双盲、安慰剂对照、重复剂量、多中心研究，证实了降血糖效果；并针对小鼠开展了本专利化合物与吡格列酮、本专利化合物与伏格列波糖药物联用的研究，显示出优异的降血糖效果。专利复审委员会和法院均认为本领域技术人员结合常识并根据证据4的整体记载足以确认，具有DPP-4抑制活性意味着可以通过抑制DPP-4对GLP-1的裂解，从而刺激胰岛素分泌、抑制高血糖素分泌等机制来降低血糖，进而用于治疗Ⅱ型糖尿病。因此，将证据4作为一个整体进行分析，本领域技术人员能够确认，包含化合物4的药物组合物适用于Ⅱ型糖尿病的治疗。即，新增实验数据是对证据4已验证阿格列汀技术效果的进一步丰富和完善，二者技术效果未发生“质”或“量”的变化，未产生新的技术效果，因此这不影响优先权的认定。
部分优先权和多项优先权
《巴黎公约》第4条F款规定：“本联盟的任何国家不得由于申请人要求多项优先权(即使这些优先权产生于不同的国家)，或者由于要求一项或几项优先权的申请中有一个或几个要素没有包括在作为优先权基础的申请中，而拒绝给予优先权或拒绝专利申请，但以在上述两种情况都有该国法律所规定的发明单一性为限”。
《专利法实施细则》第三十二条规定：“申请人在一件专利申请中，可以要求一项或者多项优先权；要求多项优先权的，该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算”。
《专利审查指南》第二部分第三章第4.1.4节有关于外国多项优先权和外国部分优先权的规定：(1)要求多项优先权的专利申请，应当符合专利法第三十一条及专利法实施细则第三十四条关于单一性的规定。(2)作为多项优先权基础的外国首次申请可以是在不同的国家或政府间组织提出的…如果中国在后申请记载的一项技术方案是由两件或者两件以上外国首次申请中分别记载的不同技术特征组合成的，则不能享有优先权。(3)要求外国优先权的申请中，除包括作为外国优先权基础的申请中记载的技术方案外，还可以包括一个或多个新的技术方案。
《专利审查指南》第二部分第三章第4.2.4节有关于本国多项优先权和本国部分优先权的规定，并明确了《专利法实施细则》第三十二条第一款的规定不仅适用于外国多项优先权，也适用于本国多项优先权。
在核实部分优先权和多项优先权时，仍然应当判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件(说明书和权利要求书，不包括摘要)中，以权利要求中具有并列选择关系的技术方案作为优先权核实的最小单位。但是在涉及马库什权利要求时，范围内所包含的每个具体实施方式是否均应被认定为单独的技术方案，部分优先权如何认定仍然是难点，下面笔者结合具体案例进行说明。
【(2017)京行终1806号】
该案涉及名称为“核苷酸类似物”、专利号为97197460.8的发明专利，专利权人为吉联亚公司（由吉里德科学公司变更而来）。吉联亚公司因发明专利权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2015）京知行初字第1297号行政判决，向北京高级人民法院提起上诉。该案的审理焦点涉及马库什权利要求优先权的认定问题。
专利复审委员会认为本专利的授权公告文本与其声称的优先权文件之间至少存在如下区别：（1）两个通式（1a）的基本结构不同。本专利权利要求1中的式Ia为A-O-CH2-P(O)(-OC(R2)2OC(O)X(R)a)(Z)……“C”可以同时连接两个均不为H的基团；而优先权文件中的式Ia 为A-CH(R2)OC(O)X(R)n-Z……相同位置上的“C”上仅能连接一个不为H的基团，由此可见，本专利的式Ia和优先权文件中的式Ia不同。（2）两个通式（1a）使用的取代基定义不同。（3）本专利权利要求3定义取代基R时涉及了多种取代或未取代的基团，而优先权文件中相应的通式化合物（1）定义的R仅包括C1-C10烷基。基于上述理由，专利复审委员会认为本专利权利要求1和3不能享有US 08/686,838的优先权。
北京知识产权法院的观点是马库什这一概括式权利要求所保护的仅应是各可选项所具有的基本相同的共性，至于各具体选择项同时具有其各自特性，以及该特性使得不同选择项在相配合时可能出现的不同的技术效果，均非专利权人的技术贡献。因此，将马库什权利要求中各可选项中进行不同排列组合最终得出的各具体化合物不能当然视为若干单独的技术方案，马库什权利要求亦并非必然是多个并列技术方案的集合。在对马库什权利要求进行优先权核实时，原则上应以整个权利要求，而非该权利要求中所包括的具体化合物作为对比依据。就本案而言，北京知识产权法院认定吉联亚公司关于马库什权利要求应被视为若干并列技术方案的集合的理由不能成立。
北京高级人民法院则认为马库什权利要求不同于一般的概括式权利要求，例如上位概念的概括、连续数值范围的概括。马库什权利要求是为了解决无法抽象为某一特定上位概念的概括形式而设立的权利要求的类型，因此，其与上位概念概括的抽象程度和概括程度均有不同。基于马库什权利要求的特殊性，在特定情况下，不排除马库什权利要求包含数量有限且清晰可分的并列选择关系的技术方案，此时，马库什权利要求可以享受部分优先权。对马库什权利要求进行部分优先权核实时，可以遵循以下方法：首先，确定主张优先权的技术方案在在后专利申请的马库什权利要求中是否可分，例如，如果这种拆分方式使得主张优先权的部分或者拆分后部分相当于数个具体的化合物，则不宜认为该技术方案是可分的，除非这些具体化合物是专利申请文件已经明确记载的。其次，确定主张优先权的技术方案是否为优先权文件直接地毫无疑义的记载和披露，并判断主张优先权的技术方案是否超出优先权文件的记载。就本案而言，北京高级人民法院认为专利复审委员会仅以本专利权利要求1、3公开的马库什通式结构与优先权文件公开的马库什通式结构存在差别就认定两者不是相同主题，未考虑马库什权利要求的特性，未区分马库什权利要求中可能包含的并列选择关系的技术方案，其相关认定不当。
专利97197460.8的申请日为1997.07.25，北京高级人民法院的裁判日期为2017.12.19，此时专利权期限已经届满，后续并未检索到专利复审委员会就该无效宣告请求重新作出决定。另外，在该案裁判仅一天之后（即2017.12.20），最高人民法院就(2016)最高法行再41号做出判决，该案对理解北京高级人民法院、最高人民法院对马库什权利要求的定性具有重要影响，因此也一并予以分析。
该案涉及申请日为1992年2月21日、名称为“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”的第97126347.7号发明专利，专利权人为第一三共株式会社。本专利授权公告的权利要求书为：1.一种制备用于治疗或预防高血压的药物组合物的方法，该方法包括将抗高血压剂与药物上的可接受的载体或稀释剂混合，其中抗高血压剂为至少一种如下所示的式（Ⅰ）化合物或其可用作药用的盐或酯，其中:R1代表具有1至6个碳原子的烷基……。
无效程序中，第一三共株式会社进行了如下修改：（1）删除了权利要求1中“或其可作药用的盐或酯”中的“或酯”；（2）删除了权利要求1中R4定义下的“具有1至6个碳原子的烷基”；（3）删除了权利要求1中R5定义下除羧基和式COOR5a（其中R5a为（5-甲基-2-氧代-1,3-二氧杂环戊烯-4-基）甲基）外的其他定义。专利复审委员会只接受情形（1）。
北京市第一中级人民法院在案件审理中认定对马库什权利要求中马库什要素的删除并不直接等同于并列技术方案的删除，不符合2002年修订的《专利法实施细则》第六十八条的规定。
北京高级人民法院持不同观点，其认为允许修改的界限在于不得使修改后的权利要求成为说明书中未载明的具体化合物，否则，就会使针对马库什权利要求的选择发明失去存在的基础。无论在专利授权审查程序中，还是在无效程序中，均应当允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选择项，这种删除属于技术方案的删除。结合前述(2017)京行终1806号案，可以看出北京高级人民法院认为马库什权利要求包含具有并列选择关系的技术方案，能否修改关键在于判断修改后是否相当于保护说明书中未载明的具体化合物，如果是则不能修改，（潜台词）如果否则允许修改（由于优先权是按照修改超范围的标准，因此具有类比性）。
而最高人民法院认定马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合。通常而言，马库什要素应当理解为具有共同性能和作用的一类化合物。如果认定马库什权利要求所表述的化合物是众多化合物的集合，就明显与单一性要求不符，因此二审判决（即北京高级人民法院的判决）认为马库什权利要求属于并列技术方案不妥，应当予以纠正。允许对马库什权利要求进行修改的原则应当是不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。如果允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选项，即使该删除使得权利要求保护范围缩小，不会损伤社会公众的权益，但是由于是否因此会产生新的权利保护范围存在不确定性，不但无法给予社会公众稳定的预期，也不利于维护专利确权制度稳定。
在上述案件中，最高人民法院否定了北京高级人民法院认为马库什权利要求属于并列技术方案的观点，明确了马库什权利要求应当被视为马库什要素的集合。并提出专利权是对某项权利的垄断，专利权人的所享有的权利范围越大，社会公众所受的限制也就越多，因此，从公平角度出发，对马库什权利要求的解释应当从严。
是否允许对马库什权利要求进行修改，以及关于本文所讨论的是否允许主张优先权，归根结底是如何平衡专利权人利益与社会公众利益的问题。北京高级人民法院之所以允许一定条件的修改，是因为其考虑到“由于现有技术范围广泛，任何人均不可能检索到所有的现有技术。如果将授权后的马库什权利要求视为一个整体技术方案而不允许删除任一变量的任一选择项，那么专利权人获得的专利权势必难以抵挡他人提出的无效请求。专利权人无法预料专利申请日前是否存在某个落入专利保护范围的具体技术方案，那么其获得的专利非常容易被宣告无效，所谓马库什权利要求就失去其存在的意义”。而专利复审委员会和北京知识产权法院则考虑“如果允许任意删除，专利权人可以通过删除不同层级、不同数量的可变量或可选项之后构建得到新的中间范围的马库什权利要求。允许任一变量的任一项修改实际上给出了马库什化合物专利申请撰写有一项权利要求就足矣的导向，而且也使得社会公众利益受损”。
外观设计优先权
外观设计与发明、实用新型具有显著不同：其没有权利要求书。《专利法》第五十九条规定“外观设计的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准”。对于外观设计而言，相同主题的外观设计，是指形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合相同的工业品外观设计。《专利审查指南》（2010年版）第四部分第五章第9.2节指出外观设计相同主题的认定应当根据中国在后申请的外观设计与其在外国首次申请中表示的内容进行判断。属于相同主题的外观设计应当同时满足以下两个条件：(1)属于相同产品的外观设计；(2)中国在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其外国首次申请中。如果中国在后申请要求保护的外观设计与其在外国首次申请中的图片或者照片不完全一致，或者在后申请文本中有简要说明而在先申请文本中无相关简要说明，但根据两者的申请文件可知，所述在后申请要求保护的外观设计已经清楚地表示在所述外国首次申请中，则可认定中国在后申请要求保护的外观设计与其在外国首次申请的外观设计主题相同，可以享有优先权。
那么外观设计有没有部分优先权、多项优先权？《巴黎公约》第4条F款、G款和H款的规定均仅仅适用专利申请，而不适用外观设计（该公约所称“专利”不包括外观设计）。《专利法》第三十一条规定一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。《专利审查指南》（2010年版）第四部分第五章第9.5节提到：根据专利法实施细则第三十二条第一款的规定，在一件外观设计专利中，可以要求一项或者多项优先权；要求多项优先权的，该专利的优先权期限从最早的优先权日起计算。对于包含有若干项具有独立使用价值的产品的外观设计，如果其中一项或者多项产品外观设计与相应的一个或者多个外国首次申请中表示的外观设计的主题相同，则该外观设计专利可以享有一项或者多项优先权。上述规定明确了外观设计可以享有部分优先权和多项优先权。
自2021年6月1日开始，新《专利法》正式生效，值得注意的是《专利法》第二条新增了局部外观设计，第二十九条新增了外观设计的本国优先权，随着局部外观设计制度和本国优先权的施行必然带来的问题是，如何认定局部外观设计和整体外观设计的“相同主题”，值得进一步观察。
附录 《巴黎公约》第4条中英文对照
Article 4
第四条
[A to I. Patents, Utility Models, IndustrialDesigns, Marks, Inventors’ Certificates: Right of Priority. – G. Patents:Division of the Application]
【A. 至1. 专利、实用新型、外观设计、商标、发明人证书：优先权。── G. 专利：申请的分案】
A.—
(1) Any person who has duly filed anapplication for a patent, or for the registration of a utility model, or of anindustrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, orhis successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the othercountries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.
(1) 已经在本联盟的一个国家正式提出专利、实用新型注册、外观设计注册或商标注册的申请的任何人，或其权利继受人，为了在其它国家提出申请，在以下规定的期间内应享有优先权。
(2) Any filing that is equivalent to a regularnational filing under the domestic legislation of any country of the Union orunder bilateral or multilateral treaties concluded between countries of theUnion shall be recognized as giving rise to the right of priority.
(2) 依照本联盟任何国家的本国立法，或依照本联盟各国之间缔结的双边或多边条约，与正规的国家申请相当的任何申请，应被承认为产生优先权。
(3) By a regular national filing is meant anyfiling that is adequate to establish the date on which the application wasfiled in the country concerned, whatever may be the subsequent fate of theapplication.
(3) 正规的国家申请是指在有关国家中足以确定提出申请日期的任何申请，而不问该申请以后的结局如何。
B. —
Consequently, any subsequent filing in any ofthe other countries of the Union before the expiration of the periods referredto above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in theinterval, in particular, another filing, the publication or exploitation of theinvention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark,and such acts cannot give rise to any third–party right or any right ofpersonal possession. Rights acquired by third parties before the date of thefirst application that serves as the basis for the right of priority arereserved in accordance with the domestic legislation of each country of theUnion.
因此，在上述期间届满前在本联盟的任何其它国家后来提出的任何申请，不应由于在这期间完成的任何行为，特别是另外一项申请的提出、发明的公布或利用、外观设计复制品的出售、或商标的使用而成为无效，而且这些行为不能产生任何第三人的权利或个人占有的任何权利。第三人在作为优先权基础的第一次申请的日期以前所取得的权利，依照本联盟每一国家的国内法予以保留。
C.—
(1) The periods of priority referred to aboveshall be twelve months for patents and utility models, and six months forindustrial designs and trademarks.
(1) 上述优先权的期间，对于专利和实用新型应为十二个月，对于外观设计和商标应为六个月。
(2) These periods shall start from the dateof filing of the first application; the day of filing shall not be included inthe period.
(2) 这些期间应自第一次申请的申请日开始；申请日不应计人期间之内。
(3) If the last day of the period is anofficial holiday, or a day when the Office is not open for the filing ofapplications in the country where protection is claimed, the period shall beextended until the first following working day.
(3) 如果期间的最后一日在请求保护地国家是法定假日或者是主管局不接受申请的日子，期间应延至其后的第一个工作日。
(4) A subsequent application concerning thesame subject as a previous first application within the meaning of paragraph(2), above, filed in the same country of the Union shall be considered as thefirst application, of which the filing date shall be the starting point of theperiod of priority, if, at the time of filing the subsequent application, thesaid previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, withouthaving been laid open to public inspection and without leaving any rightsoutstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right ofpriority. The previous application may not thereafter serve as a basis forclaiming a right of priority.
(4) 在本联盟同一国家内就第(2)项所称的以前第一次申请同样的主题所提出的后一申请，如果在提出该申请时前一申请已被撤回、放弃或拒绝，没有提供公众阅览，也没有遗留任何权利，而且如果前一申请还没有成为要求优先权的基础，应认为是第一次申请，其申请日应为优先权期间的开始日。在这以后，前一申请不得作为要求优先权的基础。
D.—
(1) Any person desiring to take advantage ofthe priority of a previous filing shall be required to make a declarationindicating the date of such filing and the country in which it was made. Eachcountry shall determine the latest date on which such declaration must be made.
(1) 任何人希望利用以前提出的一项申请的优先权的，需要作出声明，说明提出该申请的日期和受理该申请的国家。每一国家应确定必须作出该项声明的最后日期。
(2) These particulars shall be mentioned inthe publications issued by the competent authority, and in particular in thepatents and the specifications relating thereto.
(2) 这些事项应在主管机关的出版物中，特别是应在专利和有关专利的说明书中予以载明。
(3) The countries of the Union may requireany person making a declaration of priority to produce a copy of theapplication (description, drawings, etc.) previously filed. The copy, certifiedas correct by the authority which received such application, shall not requireany authentication, and may in any case be filed, without fee, at any timewithin three months of the filing of the subsequent application. They mayrequire it to be accompanied by a certificate from the same authority showingthe date of filing, and by a translation.
(3) 本联盟国家可以要求作出优先权声明的任何人提交以前提出的申请(说明书、附图等)的副本。该副本应经原受理申请的机关证实无误，不需要任何认证，并且无论如何可以在提出后一申请后三个月内随时提交，不需缴纳费用。本联盟国家可以要求该副本附有上述机关出具的载明申请日的证明书和译文。
(4) No other formalities may be required forthe declaration of priority at the time of filing the application. Each countryof the Union shall determine the consequences of failure to comply with theformalities prescribed by this Article, but such consequences shall in no casego beyond the loss of the right of priority.
(4) 对提出申请时要求优先权的声明不得规定其它的手续。本联盟每一国家应确定不遵守本条约规定的手续的后果，但这种后果决不能超过优先权的丧失。
(5) Subsequently, further proof may berequired.
Any person who avails himself of the priorityof a previous application shall be required to specify the number of thatapplication; this number shall be published as provided for by paragraph (2),above.
(5) 以后，可以要求提供进一步的证明。
任何人利用以前提出的一项申请的优先权的，必须写明该申请的号码；该号码应依照上述第(2)项的规定予以公布。
E.—
(1) Where an industrial design is filed in acountry by virtue of a right of priority based on the filing of a utilitymodel, the period of priority shall be the same as that fixed for industrialdesigns.
(1) 依靠以实用新型申请为基础的优先权而在一个国家提出工业品外观设计申请的，优先权的期间应与对工业品外观设计规定的优先权期间一样。
(2) Furthermore, it is permissible to file autility model in a country by virtue of a right of priority based on the filingof a patent application, and vice versa.
(2) 而且，依靠以专利申请为基础的优先权而在一个国家提出实用新型的申请是许可的，反之亦一样。
F. —
No country of the Union may refuse a priorityor a patent application on the ground that the applicant claims multiplepriorities, even if they originate in different countries, or on the ground thatan application claiming one or more priorities contains one or more elementsthat were not included in the application or applications whose priority isclaimed, provided that, in both cases, there is unity of invention within themeaning of the law of the country.
With respect to the elements not included inthe application or applications whose priority is claimed, the filing of thesubsequent application shall give rise to a right of priority under ordinaryconditions.
本联盟的任何国家不得由于申请人要求多项优先权(即使这些优先权产生于不同的国家)，或者由于要求一项或几项优先权的申请中有一个或几个要素没有包括在作为优先权基础的申请中，而拒绝给予优先权或拒绝专利申请，但以在上述两种情况都有该国法律所规定的发明单一性为限。
关于作为优先权基础的申请中所没有包括的要素，以后提出的申请应该按照通常条件产生优先权。
G.—
(1) If the examination reveals that anapplication for a patent contains more than one invention, the applicant maydivide the application into a certain number of divisional applications andpreserve as the date of each the date of the initial application and thebenefit of the right of priority, if any.
(1) 如果审查发现一项专利申请包含一个以上的发明，申请人可以将该申请分成若干分案申请，保留第一次申请的日期为各该分案申请的日期，如果有优先权，并保有优先权的利益。
(2) The applicant may also, on his owninitiative, divide a patent application and preserve as the date of eachdivisional application the date of the initial application and the benefit ofthe right of priority, if any. Each country of the Union shall have the rightto determine the conditions under which such division shall be authorized.
(2) 申请人也可以主动将一项专利申请分案，保留第一次申请的日期为各该分案申请的日期，如果有优先权，并保有优先权的利益。本联盟各国有权决定允许这种分案的条件。
H. —
Priority may not be refused on the ground thatcertain elements of the invention for which priority is claimed do not appearamong the claims formulated in the application in the country of origin,provided that the application documents as a whole specifically disclose suchelements.
不得以要求优先权的发明中的某些要素没有包含在原属国申请列举的权利要求中为理由，而拒绝给予优先权，但以申请文件从全体看来已经明确地写明这些要素为限。
I.—
(1) Applications for inventors’ certificatesfiled in a country in which applicants have the right to apply at their ownoption either for a patent or for an inventor’s certificate shall give rise tothe right of priority provided for by this Article, under the same conditionsand with the same effects as applications for patents.
(1) 在申请人有权自行选择申请专利或发明人证书的国家提出发明人证书的申请，应产生本条规定的优先权，其条件和效力与专利的申请一样。
(2) In a country in which applicants have theright to apply at their own option either for a patent or for an inventor’scertificate, an applicant for an inventor’s certificate shall, in accordancewith the provisions of this Article relating to patent applications, enjoy aright of priority based on an application for a patent, a utility model, or aninventor’s certificate.
(2) 在申请人有权自行选择申请专利或发明人证书的国家，发明人证书的申请人，根据本条关于专利申请的规定，应享有以专利、实用新型或发明人证书的申请为基础的优先权。
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