最高法院典型案例｜多主体实施方法专利的侵权判定

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多主体实施方法专利的侵权判定

——深圳市吉祥腾达科技有限公司与深圳敦骏科技有限公司及原审被告济南历下弘康电子产品经营部、济南历下昊威电子产品经营部侵害发明专利权纠纷案

编写人｜张晓阳

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1.如果被诉侵权行为人以生产经营为目的,将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中,该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用,且终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程,则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法,侵害了专利权人的权利。

2.专利权人主张以侵权获利计算损害赔偿数额,且对侵权规模事实已经完成初步举证,被诉侵权人无正当理由拒不提供有关侵权规模事实的相应证据材料,导致用于计算侵权获利的基础事实无法确定的,对被诉侵权人提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献度的抗辩,人民法院可以不予支持。

1.诉讼当事人

上诉人(原审被告):深圳市吉祥腾达科技有限公司(以下简称吉祥腾达科技公司)

被上诉人(原审原告):深圳敦骏科技有限公司(以下简称敦骏科技公司)

原审被告:济南历下弘康电子产品经营部(以下简称弘康电子产品经营部)

原审被告:济南历下昊威电子产品经营部(以下简称昊威电子产品经营部)

2.案件索引与裁判日期

一审:山东省济南市中级人民法院(2018)鲁01民初1481号判决(2019年5月6日)

二审:最高人民法院(2019)最高法知民终147号判决(2019年12月6日)

3.案由

侵害发明专利权纠纷

敦骏科技公司系专利号为ZL02123502.3、名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”的发明专利(以下简称涉案专利)的专利权人。2018年4月24日,敦骏科技公司在公证人员见证下,从山东省济南市历下区山东山纺科技市场购得由吉祥腾达科技公司制造的“Tenda路由器W15E”“Tenda路由器W20E增强型”(以下简称被诉侵权产品)各一个,取得盖有弘康电子产品经营部发票专用章与昊威电子产品经营部印章的信誉卡一张、商户名称为昊威电子产品经营部的银联商务签购单一张、名片一张。同日,敦骏科技公司在公证人员见证下,对上述被诉侵权产品访问网络运营商门户网站的过程进行了技术测试,测试结果表明使用被诉侵权产品过程中具有与涉案专利权利要求1和权利要求2相对应的方法步骤。另外,被诉侵权产品在京东商城官方旗舰店、“天猫”网站吉祥腾达旗舰店均有销售,且销量巨大。京东商城官方旗舰店网页显示有“腾达(Tenda)W15E”路由器的图片、京东价199元、累计评价1万+条,“腾达(Tenda)W20E”路由器、京东价399元、累计评价1万+条,“腾达(Tenda)G1”路由器、京东价359元、累计评价1万+条等信息。“天猫”网站吉祥腾达旗舰店网页显示有“腾达(Tenda)W15E”路由器的图片、促销价179元、月销433件、累计评价4342条、安装说明、技术支持等信息。

敦骏科技公司以吉祥腾达科技公司制造、许诺销售、销售,弘康电子产品经营部、昊威电子产品经营部销售的被诉侵权产品侵害了敦骏科技公司的涉案专利权为由,向一审法院提起诉讼,请求判令:吉祥腾达科技公司、弘康电子产品经营部、昊威电子产品经营部立即停止制造、许诺销售以及销售侵害敦骏科技公司涉案专利权的行为,销毁库存及生产模具;吉祥腾达科技公司、弘康电子产品经营部、昊威电子产品经营部赔偿敦骏科技公司经济损失及合理费用共计500万元。一审法院于2018年7月20日立案受理。2018年12月13日,一审法院依法作出通知书,主要内容为:限令吉祥腾达科技公司10日内向一审法院提交自2015年7月2日以来,关于被诉侵权产品生产、销售情况的完整资料和完整的财务账簿。逾期不提交,将承担相应的法律责任。但至二审判决作出时,吉祥腾达科技公司并未提交相关证据。一审法院于2019年5月6日作出判决:吉祥腾达科技公司立即停止制造、许诺销售、销售涉案的路由器产品;弘康电子产品经营部、昊威电子产品经营部立即停止销售涉案的路由器产品;吉祥腾达科技公司赔偿敦骏科技公司经济损失及合理费用共计500万元。吉祥腾达科技公司不服,向最高人民法院提起上诉。吉祥腾达科技公司上诉请求:撤销原审判决,依法改判驳回敦骏科技公司的全部诉讼请求,由敦骏科技公司承担全部诉讼费用。事实和理由主要为:(1)涉案专利保护的是一种网络接入认证方法,根据该方法并不能直接获得任何产品(包括被诉侵权产品),因此,对于涉案专利的保护并不能延伸到产品。(2)原审判决关于赔偿额的认定缺乏事实和法律依据,判定的赔偿额明显过高。

1.吉祥腾达科技公司制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为是否构成专利侵权;

2.确定专利侵权赔偿金额时,举证责任应当如何分配,涉案专利对侵权获利的技术贡献度等是否需要予以考虑。

一、关于吉祥腾达科技公司的被诉侵权行为是否构成侵权

最高人民法院经审理认为,针对网络通信领域方法的专利侵权判定,应当充分考虑该领域的特点,充分尊重该领域的创新与发展规律,以确保专利权人的合法权利得到实质性保护,实现该行业的可持续创新和公平竞争。如果被诉侵权行为人以生产经营为目的,将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中,该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用,也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的,则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法,侵害了专利权人的权利。

本案中,第一,吉祥腾达科技公司虽未实施涉案专利方法,但其以生产经营为目的制造、许诺销售、销售的被诉侵权产品,具备可直接实施专利方法的功能,在终端网络用户利用被诉侵权产品完整再现涉案专利方法的过程中,发挥着不可替代的实质性作用。第二,吉祥腾达科技公司从制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为中获得不当利益与涉案专利存在密切关联。第三,因终端网络用户利用被诉侵权产品实施涉案专利方法的行为并不构成法律意义上的侵权行为,专利权人创新投入无法从直接实施专利方法的终端网络用户处获得应有回报,如专利权人的利益无法得到补偿,必将导致研发创新活动难以为继。此外,如前所述,吉祥腾达科技公司确因涉案专利获得了原本属于专利权人的利益,利益分配严重失衡,有失公平。综合以上因素,应当认定吉祥腾达科技公司制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为具有侵权性质并应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

二、关于原审判决确定的赔偿数额是否适当

专权利人主张以侵权获利确定赔偿额的,侵权规模即为损害赔偿计算的基础事实。专利权人对此项基础事实承担初步举证责任。在专利权人已经完成初步举证,被诉侵权人无正当理由拒不提供有关侵权规模基础事实的相应证据材料的情况下,对其提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献率等抗辩理由可不予考虑。

具体到本案中,第一,敦骏科技公司主张依照侵权人因侵权获利计算赔偿额,并在一审中提交了吉祥腾达科技公司分别在京东网和天猫网的官方旗舰店销售被诉侵权产品数量、售价的证据,鉴于该销售数量和价格均来源于吉祥腾达科技公司自己在正规电商平台的官方旗舰店,数据较为可信,吉祥腾达科技公司虽指出将累计评价作为销量存在重复计算和虚报的可能性,但并未提交确切证据,且考虑到敦骏科技公司就此项事实的举证能力,应当认定敦骏科技公司已就侵权规模的基础事实完成了初步举证责任。第二,敦骏科技公司在一审中,依据其已提交的侵权规模的初步证据,申请吉祥腾达科技公司提交与被诉侵权产品相关的财务账簿、资料等,一审法院也根据本案实际情况,依法责令吉祥腾达科技公司提交能够反映被诉侵权产品生产、销售情况的完整的财务账簿资料等证据,但吉祥腾达科技公司并未提交。在一审法院因此适用相关司法解释对敦骏科技公司的500万元高额赔偿予以全额支持且二审中吉祥腾达科技公司就此提出异议的情况下,其仍然未提交相关的财务账簿等资料。由于本案吉祥腾达科技公司并不存在无法提交其所掌握的与侵权规模有关证据的客观障碍,故应认定吉祥腾达科技公司并未就侵权规模的基础事实完成最终举证责任。第三,根据现有证据,有合理理由相信,被诉侵权产品的实际销售数量远超敦骏科技公司所主张的数量。综上,在侵权事实较为清楚且已有证据显示吉祥腾达科技公司实际侵权规模已远大于敦骏科技公司所主张赔偿的范围时,吉祥腾达科技公司如对一审法院确定的全额赔偿持有异议,应先就敦骏科技公司计算赔偿所依据的基础事实是否客观准确进行实质性抗辩,而不能避开侵权规模的基础事实不谈,另行主张专利技术贡献度等其他抗辩事由,据此对吉祥腾达科技公司二审中关于一审确定赔偿额过高的各项该抗辩主张均不予理涉。

最高人民法院于2019年12月6日作出二审判决,驳回上诉,维持原判。

本案主要涉及两个法律问题:多主体实施的方法专利的侵权判定和赔偿额计算中的举证责任分配。对于第二个问题,二审判决进一步强化举证责任分配规则在侵权损害赔偿计算中的适用,明确了当被诉侵权人对赔偿数额有异议时,其作为持有侵权规模证据的侵权行为人,应当提交与侵权行为规模有关的证据予以反驳,而不能避开侵权行为规模的基础事实,另行主张专利技术贡献度等其他抗辩事由,从而突出侵权规模基础事实在损害赔偿计算中的首要地位,这有利于引导和促进诉讼双方就侵权赔偿计算形成实质性抗辩。对此,不再进一步阐明。对于第一个问题即多主体实施的方法专利的侵权判定规则问题,是本案最引人关注的问题,也是最具指导意义的问题,下文将对此作详细分析。

一、多主体实施方法专利的保护难点

所谓多主体实施的方法专利,是指方法专利所限定的技术方案,有赖于多个主体共同实施才能够完整地实现。根据专利侵权判定的“全面覆盖”原则,专利侵权的认定应当以被诉侵权人实施的被诉侵权技术方案全面覆盖了专利权利要求记载的所有技术特征为必要条件。被诉侵权人实施的被诉侵权行为符合前述条件,且被诉侵权人无其他不侵权抗辩事由,或者其提出的相关抗辩事由不成立的,构成专利侵权。在此种情形下,被诉侵权人直接实施覆盖了专利权利要求的全部技术特征的行为,故该种形式的专利侵权亦被称为直接侵权。由此可见,相对于一般的单主体实施的方法专利,多主体实施的方法专利的维权较为困难,专利权人要通过诉讼方式获得权利救济,有时需要将所有参与方法专利实施的主体一起作为被告提起诉讼。这在某些情况下是可行的,例如多个主体在实施方法专利技术方案的过程中存在意思联络的分工合作关系,此时可以适用《侵权责任法》 第8条关于共同侵权的规定,认定所有参与实施方法专利技术方案的主体构成共同侵权,并承担连带责任。然而,更多的情况下,参与实施方法专利技术方案的各主体之间并不存在意思联络,仅仅是由于社会化分工和商品的市场流通而形成上下游或者平行的分工协作关系,且并没有一个主体实施了完整的方法专利的技术方案。此种情形下,既难以认定参与实施方法专利技术方案的所有主体构成共同侵权,也难以认定其中任何一个仅实施了部分方法专利技术方案的主体构成专利侵权。

二、专利间接侵权的保护思路及局限性

为了进一步加强对专利权的保护,《审理侵犯专利权纠纷案件司法解释(二)》(2016年)规定了间接侵权制度。该司法解释第21条第1款和第2款规定:“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条 规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。明知有关产品、方法被授予专利权,未经专利权人许可,为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。”根据该条司法解释的规定,认定某一行为人实施的行为是否构成专利侵权,并不要求该行为人本人直接实施了覆盖专利权利要求全部技术特征的行为,如果行为人“明知”其实施的行为及其行为结果系“专用”于实施专利技术方案而仍然为之,或者“明知”其教授行为将侵害他人专利权而仍然“积极诱导”,则行为人的行为亦构成专利侵权,一般称为帮助/教唆侵权,或统称为间接侵权。需要特别指出的是,根据第四次全国法院知识产权审判工作会议精神,“专利领域中的帮助侵权以被帮助者利用侵权专用品实施了覆盖专利权利要求全部技术特征的行为为条件,既不要求被帮助者的行为必须构成法律意义上的直接侵权行为,也不要求必须将帮助者和被帮助者作为共同被告”。故2018年的司法政策,进一步明确了间接侵权并不以直接侵权的成立为要件,而以专利技术方案的所有技术特征是否最终被全面覆盖为成立要件。由此可见,较之直接侵权,我国的专利间接侵权制度为多主体实施的方法专利的权利人提供了更为有利的救济途径,多主体实施的方法专利的权利人不再需要将所有参与实施方法专利的主体列为共同被告,可以仅起诉为实施方法专利提供“专用品”的相关行为人。但是,由于本案吉祥腾达科技公司制造并销售的被诉侵权产品不是侵权“专用品”,其还具有其他上网认证方式可选,正是由于被诉侵权产品并非“专用品”,吉祥腾达科技公司是否“明知”其制造并销售的被诉侵权产品系“专用”于实施专利技术方案也无从谈起,因此本案没有适用间接侵权的空间。本案二审判决并未选择通过认定吉祥腾达科技公司构成专利间接侵权的方式确定其法律责任。

三、对专利直接侵权行为的深化认识

在综合考虑现有法律规定和本案案件基本事实之后,本案二审采取了直接侵权的思路认定吉祥腾达科技公司构成专利侵权,具体如下:《专利法》第11条所规定的关于侵害方法专利的“使用”行为,从字面含义看,应是指直接执行专利方法的每个步骤,而不包含为执行专利方法步骤创造条件或提供帮助的辅助行为。但须注意到,正如二审判决书所指出的,“终端用户在使用终端设备时再现的专利方法过程,仅仅是此前固化在被诉侵权产品内的专利方法的机械重演”。也就是说,对于终端用户而言,其既没有执行专利方法的动机,也对专利方法所有步骤被执行没有感知,其在网页浏览器内输入其想要浏览网站的网址的行为,仅仅是触发了专利方法所有步骤被软件自动执行。终端用户不应被视为使用了涉案方法专利的主体,其在网页浏览器地址栏内输入其想要浏览网站的网址的行为系正常地使用现有技术的行为,而非使用专利方法的行为。由于侵权行为的主体不可能是装置或软件,而应当是通过装置或软件来实施专利侵权行为的自然人、法人或非法人组织等民事主体,因此,将具备执行方法专利所有步骤的软件固化到被诉侵权路由器中的主体,应当被认定为执行涉案专利方法的主体,也即使用了涉案专利方法的主体。据此,吉祥腾达科技公司在本案中制造被诉侵权路由器的过程中固化专利方法的行为,并非一般地为执行专利方法创造条件或提供帮助的辅助行为,而是直接使用了涉案专利方法的行为。由此二审判决将本案被诉侵权行为解释为专利直接侵权行为,适用《专利法》第11条对此予以规制。

四、对“不可替代的实质性作用”规则的理解和适用

本案二审判决的意义在于,在解决个案问题的同时,抽象出了关于多主体实施的方法专利的侵权判定一般性规则,即“如果被诉侵权行为人以生产经营为目的,将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中,该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用,也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的,则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法,侵害了专利权人的权利”(以下简称“不可替代的实质性作用”规则),既合理拓展了多主体实施的方法专利权保护空间,又不会使此类专利权被滥用。可以从以下三个方面进一步去理解该裁判规则:

1.关于“全面覆盖原则”

无论是专利直接侵权,还是专利间接侵权,都应遵循“全面覆盖原则”。本案适用的是专利直接侵权的法律规范,自然也遵循“全面覆盖原则”。吉祥腾达科技公司在制造被诉侵权路由器时,将专利方法的实质内容通过软件的方式固化到被诉侵权路由器的过程,就是实施了“全面覆盖”专利技术特征的行为。需要特别指出的是,之所以用“专利方法的实质内容”而不是“专利方法的全部技术特征”,是因为:一方面,方法专利权利要求中涉及的部分产品和装置没有办法通过软件的方式固化到被诉侵权产品中,能固化到被诉侵权产品中的是对这些产品和装置控制、调用等指令;另一方面,方法专利保护的对象是特定的方法、步骤、操作流程,而不是产品装置,在已将所有体现专利方法的步骤、操作流程的技术特征以软件的方式固化到被诉侵权产品中的情况下,应认定该固化行为实现了对方法专利的“全面覆盖”。

2.关于“不可替代的实质性作用”

该要件将方法专利的权利行使范围限定在与其技术贡献相匹配的合理范围之内,防止将一些已属于公有领域的技术方案纳入专利权的保护范围。涉案专利方法的实施涉及三个装置:用户设备(对应于终端用户的电脑)、接入服务器(对应于被诉侵权路由器)以及真正门户网站Portal_Server(本案中内置于被诉侵权路由器)。由于涉案专利方法的实质内容只是固化在其中一个装置,即被诉侵权路由器,故被诉侵权路由器在实施涉案专利方法的过程中发挥了“不可替代的实质性作用”。而终端用户的电脑、真正门户网站Portal_Server是通用设备,这些装置对于专利方法的实施具有可替代性,在实施涉案专利方法过程中并未发挥实质性作用。相应地,制造、控制以及使用这些通用设备的主体不具有可责性,这些主体各自实施的相关行为也不应受到涉案专利权的限制。

3.关于本案规则的适用范围

本案的情况是涉案专利方法的实质内容全部被固化在一个硬件装置中,而且该固化行为的实施者与硬件装置的制造者是同一主体,因此在与本案情形类似的案件中,适用“不可替代的实质性作用”的规则,将硬件装置的制造者认定为侵权行为人并承担相应侵权责任不会存在障碍。但是,随着网络通信领域技术的进一步发展,可能会出现更为复杂的情况,例如专利方法实质内容被固化到多个硬件装置中,通用硬件装置在接收到某一固化有专利方法的硬件装置发出的指令后自动下载安装具有执行专利方法功能的软件,制造硬件装置的主体与固化专利方法的主体系两个不同主体等情形。在这些情形中,某一硬件装置(某一方主体)对于实施方法专利是否具有“不可替代”作用的判断相对容易,但对究竟是哪一个硬件装置(哪一方主体)对于实施专利方法起到了“实质性作用”的判断可能会存在争议。并且,如何认定多个对实施专利方法均有“不可替代”作用的硬件装置的控制者或者制造商的行为性质,是各自构成专利直接侵权,还是各自构成专利间接侵权,抑或是构成共同侵权,这些问题都有待进一步在司法实践中探索解决。

五、结语

本案确立的“不可替代的实质性作用”标准,解决了信息化时代背景下的多主体实施专利的保护难题。对全面覆盖原则的前述阐释发展了我国专利侵权判定理论体系,满足了产业创新和专利实质化保护的内在需要,将对以互联网通信技术为代表的高新技术产业的知识产权保护和创新激励产生深远影响,同时向世界传达了中国法院关于知识产权实质化保护的价值取向和裁判理念,因此具有指导意义。

-审稿人:丁文严-

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